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干货丨美国日本专利申请知多少

返回列表 来源: 发布日期: 2022.09.01


        随着经济全球化的趋势不断增强,“走出去”逐渐成为国内许多企业发展的必要选择。而在进军海外市场的过程中,在相应的国家申请专利保护则成为应对市场竞争非常重要的一环。


一、企业申请国际专利的好处


1、参加国际竞争的必然需求

企业如果想在激烈的国际竞争中脱颖而出,拥有一定数量的国际专利,并以此作为谈判和诉讼筹码是一个必然过程


2、防止专利技术在他国被侵权

由于专利保护具有地域性,专利技术要想在他国得到保护,必须在相应国家申请专利并获得授权。


3、避免企业自身侵权和专利诉讼纠纷

企业产品有出口,将可能面临侵犯他国专利权的风险,为避免发生侵权,在出口之前应在相应国家提出专利申请。


4、提升企业的国际品牌形象

拥有国际专利技术的企业,在市场推广和广告宣传上明显具有更强的优势,面对自己的代理商和客户也更有底气,能够证明自己的产品具有更高的技术含量。


5、项目评审的加分指标

专利除具有以上功能外,拥有一定数量的国际专利还作为企业上市和其他评审中的一项重要指标。如:省级、国家级科技项目的验收和评审


企业进行国际专利申请主要有2种途径

巴黎公约途径与PCT途径

若不在PCT合约或者巴黎公约的国家

就要依照具体国家的要求申请


二、选择巴黎公约途径还是PCT途径


       我国国家知识产权局官网对传统专利体系(巴黎公约)与PCT体系与进行了对比,申请人可根据专利类型、获得专利保护的紧迫性、海外布局是否明朗、资金充裕与否等方面进行综合考虑,选择合适的国际专利申请途径。


       以下是传统的专利体系(巴黎公约)与PCT体系的比较

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       一般来说,发明的相关产品越重要,越应该选择PCT途径。对于大型企业的核心产品,往往面对的是全球市场,需要在多个国家进行专利布局,需要充分考虑产品市场和主要竞争对手的专利情况来选择目标国,因此,其选择PCT途径更为合适,可以利用PCT的30个月的期限,更好的筹划国家阶段的费用及进行市场决策。


         发明相关产品的未来进程非常明确,且要落地的国家不多,则可以选择巴黎公约途径。对于产品更新换代节奏较快,目标市场也比较明确的情况,企业往往需要在特定市场提前进行专利布局,并实现快速获权,因此在这种情况下其更适合采用巴黎公约途径。

 

         综上所述,国际专利申请是选择巴黎公约途径还是PCT途径,具体取决于企业的需要,需要基于产品和市场进行决策。


         日本和美国是我国产品主要的出口国之一,因此,美日专利申请也是很多企业比较关注的海外申请,那么,具体应该如何申请呢?



三、美国专利申请流程
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1、提交申请。提交申请时需要将申请费,检索费,审查费及申请文件同时交齐,否则将产生晚交费用;申请提交后,USPTO(美国专利商标局)会出官方回执,即刻就能看到申请号等案子主要信息;另外,美国对权利要求有特殊要求,如有多项引用,将产生额外官费;如果多项引用多项,将不被USPTO接受,因此进入美国阶段时,我们会按照美国专利法要求修改权利要求项,以避免额外费用或形式审查驳回;如果说明书、PCT 检索报告或审查意见中有提到相关先知技术(Prior Arts),有必要做成IDS提交给USPTO。如果有IDS不提交,将来涉及专利有效性时,如果被认定为“故意欺瞒”行为,授权的专利也可能被无效。

2、形式审查。形式审查通过后,USPTO会签发正式的官方受理通知书;

3、公开审查。通过后自申请日或优先权日起18个月自动公布或根据申请人要求在申请日起18个月内进行公开;

4、实质审查。一般12至18个月出审查意见,如果被驳回,申请人必须在收到通知书之日起3个月内做出答复。申请人可以提出期限延长请求,最多可延期3个月;美国申请一般会收到1-2个审查意见,如果不能克服审查意见收到最终驳回,可以选择继续答复(被采纳几率低)或提交答复及RCE(有点类似中国复审,但是RCE不限次数,官费缴交后,USPTO进行重新审查,流程与新案一样), 或请求上诉。

5、审查过程中。如果部分权利要求可授权,也可以先争取授权,未授权权利项可以提交Continuation Application(延续案,CA)继续与审查员辩驳。如果申请过程中,申请人需要新增加实质性内容,可以提交Continuation-in-part (部分延续案,CIP), 新加的东西不享有母案的优先权. CA 和CIP 需要在母案缴交授权费之前提交,官费与新案一样,授权后有单独的专利证书(在中国可以被当做独立专利获得政府相应补助)。

6、专利登记手续。如果经审查没有发现驳回理由,即发出授权通知书,申请人应当在收到通知书之日起三个月以内办理专利登记手续,并缴纳登记费。


四、日本专利申请


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1、申请。专利权必须经过申请方能被授予。日本实行的是在先申请原则,相同发明在不同日期有了两个以上的专利申请时,只有最先的专利申请人对发明可以获得专利。


2、形式审查。检查提交至 JPO(日本专利局) 的申请文件是否符合程序和形式要求。如果文件没有满足必要的要求,将会被要求重新修正。

3、公开未经审查申请。自申请之日起 18 个月,JPO 将在公报上公开未经审查的申请文件。

4、实审请求。提交的专利申请不一定会被实质审查。只有当申请人或第三方要求审查并支付审查费后会进行实质审查。

5、视为撤回。自申请之日起 3 年内未要求实质审查的申请,将自动被视为撤回,不能授予专利。

6、实质审查。专利局长指派审查员审查专利申请,决定申请内容是否可以授予专利。在审查过程中,首先审查是否满足法律的规定,即审查是否存在驳回的理由。

7、发出驳回意见通知。凡有申请不符合实质性要求,JPO 将发送阐明驳回理由的通知。

8、提交意见书、补正书。申请人可针对驳回的理由,提交书面意见或修订内容。

9、授予专利。如果审查员发现在审查阶段没有不予授予专利的情况,则同意授予专利。在评估书面意见/修订后,没有不予授予专利的情况,则同意授予专利。

10、驳回。如果申请人提交的书面意见或修订不足以消除驳回的理由,并且审查员审定该申请不适于授予专利,则拒绝授予专利。

11、请求复审。当对驳回的决定不服时,当事人可以请求复审。

12、复审审查。复审委员会 3-5 名成员组成合议小组。在审查过程中,如果驳回的理由被排除,则授予专利注册;如果驳回的理由继续存在,则继续执行不予注册的决定。

13、注册(支付注册费)。在申请人支付注册费并且授予专利的决定作出后,注册专利权即生效。同时,该发明获得一个专利号。注册后,JPO 将给专利权人寄送专利证书。

14、公告。专利公报刊登专利权内容。

15、请求无效复审。专利权被授予之后,利害关系人可以请求专利无效复审。

16、复审审查。复审委员会 3 至 5 名成员组成合议小组对专利无效复审进行审查。如果合议小组认为专利授予无瑕疵,则作出维持专利决定;如果审查员发现授予的专利存在瑕疵,则会作出专利权无效的决定。

17、知识产权高等法院。对任何决定或裁定不服的利害关系人,可以上诉至知识产权高等法院。

        对于企业而言,在走出国门的过程中,进行海外专利申请,不仅可以打造专利的护城河,保护公司的核心知识产权,还能够促进专利的成果转化和效益优化,在市场的竞争中获得更多的优势。

        当然,只是单纯了解海外专利申请以及选择适当的申请途径是不够的,保证海外专利申请的质量以及制订更全面的专利布局策略,更为至关重要,这才能让海外专利申请真正发挥作用,这是一件专业且系统的工作,感兴趣的企业欢迎咨询科沃园!


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