24小时服务热线 400-008-3118

科沃园

科沃园 知识产权科技版挂牌 企业代码: 230027

科沃园-国家工商总局认证

审查员告诉你如何提高专利许可的成功率

返回列表 来源: 广东知识产权局 发布日期: 2018.07.06
       专利许可本质上属于专利使用权的授权,与专利出售相比,虽然可能交易额较小,但是许可人仍保留专利所有权。专利许可往往与专利申请、侵权诉讼等问题紧密联系在一起,在制定许可策略时需要统筹考虑。


专利申请与专利许可

一、提升价值,增大许可机会

        专利权的价值在于达到一定范围的独占排他效果。现实中,很多申请人将自己的一项发明创造申请了一项专利申请后,就不再进行外围专利的申请。这样的情况下,竞争对手通过对此项专利的专业分析,往往可以规避专利权的保护范围,或者开展进一步研发自行申请大量外围专利进行围攻,因而不会产生专利许可的需求。

      因此在专利申请时就应有专利组合的策略,以增加专利许可的机会。例如,在化学领域,要尽可能从产品、衍生物、生产设备、组合物、用途等各方面开展技术挖掘,申请多项专利。

二、带来交叉许可的可能

      现实中,竞争对手也会拥有一系列专利权,当可能遭遇到竞争对手的侵权起诉时,经常就会出现交叉许可的策略。此时,如果拥有核心专利和外围专利构成的专利组合,则在竞争谈判中会占据很大优势。

       不同许可动机采取不同战略,关于专利许可,应当关注到许可双方的利益是不同的,但是必须以一些方式进行调和。只有双方都对彼此的共同利益有深刻理解,专利许可才会成功。因此应树立一个观念:专利许可的目标不仅仅是合理的价格,而是寻求双赢的平衡。

许可谈判前的保密协议

      一项专利技术,其实质内容往往不限于专利授权文本记载的范围,发明人还有很多技术实施资料、技术诀窍、实施注意事项等未公开。这些内容在专利许可谈判中往往成为被许可方关注的重点之一。

       如果在没有签订保密协议的情况下将技术方案全盘托出,那么可能会出现这种情况:谈判进行了几个月后,参与谈判的潜在被许可方已经在生产类似的产品了。这种局面对许可方极为不利。

       因此,对于许可方而言,虽然为了促成许可合同签订,需要介绍很多技术细节和技术诀窍,但是为了避免出现上述情况,在许可谈判之前就应与谈判方签订专门的保密协议,明确对谈判中提及的相关信息进行保密并不得私自使用,规定如果违反保密协议后的相应责任。


许可合同中的授权条款

      在许可策略中最基础的条款之一就是授权条款。对许可方而言,应考虑保留哪些权利或者哪部分技术;而对被许可方而言,应考虑需要哪些权利,避免遗漏而给后续使用带来麻烦。

      在常见的授权事项中,对于专利权的使用方式最易产生隐患。例如对于制造、使用、销售、许诺销售以及进口五种方式,如果仅在许可合同中写明授权“制造”和“使用”,那是否暗含着“销售”的权利?如果仅写明“使用”,那是否暗含着“制造”的权利?如果仅写明“制造、使用、销售”,是否暗含“进口”的权利?对于这些问题,双方往往会产生分歧。对此,笔者建议的做法是在合同中写明“本合同不含任何暗示的权利形式”,一句话可以避免所有的潜在分歧。

      关于再许可,也是许可合同人需要明确的事项。如果许可人希望快速扩大产品的市场占有量及其影响力,那么再许可可以起到一定的推广作用。如果没有这类需求,那么再许可将会导致专利权人对外专利许可费用的下降,以及专利权产品市场占有量的稀释。现实中大量的专利许可合同并不允许再许可,以降低风险。如果专利权人想允许再许可,则应考虑许可方能否从被许可方从再许可方获得的报酬里分享部分收益。还需考虑,在被许可方违约的情况下,是否由再许可方将专利使用费直接支付给许可方。

      关于“委托制造”,也是容易产生歧义的地方。如果理解为这种授权是第三方可以制造专利产品,那么第三方制造上就可以免于侵权指控。因此,对此是否允许,应予以明确。

关于改进发明的成果归属

       目前技术发展迅速,许可方和被许可方都有可能都专利技术做出改进,因此在专利许可合同中应予以考虑。

       首先对于什么是改进,应做出明确界定。改进发生在许可协议实施之后,是任何一方对专利技术的提升。那么,对于不同的专利技术,多大 程度的提升属于专利法中的“改进”,需要在签订许可合同时予以明确。

       此外,如果改进是由许可方做出的,那么改进后的技术将影响到现有专利技术的市场占有率,如果没有事先的约定,则对被许可方带来消极影响。虽然难以在许可合同签订时明确具体的使用费数额,但是将某一方做出改进后的权利归属进行明确,无疑降低了以后的纠纷风险。

       关注反垄断等问题处于强势地位的许可方,可能会在许可合同中加入很多不合理的捆绑条款,对此,做为被许可方应当予以防备和反击。

       综上所述,在专利许可中做为被许可方要把握好我国有关法律法规,捍卫自身合法权益。

文章末尾 1640


咨询热线

400-008-3118