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用了我的专利,为啥不支付报酬?

返回列表 来源: 中国知识产权报 发布日期: 2018.09.17
      我们常说,付出总有回报,对于职务发明创造的发明人、设计人来说,付出了自己的智力劳动,总希望获得奖励。事实上,法律确实规定被授予专利权的单位应对职务发明创造的完成人给予奖励。下面,我们一起来看看这个案例。

案情回顾

      吴某在国内A公司任职期间,完成了名为“防止锁闭的防风门插芯锁”的职务发明创造,该公司将涉案发明创造的专利申请权转让给其关联国外B公司,后者在国外提交了发明专利申请并获得授权。随后,B公司委托A公司实施该专利生产相关产品并出口国外进行销售。不过,这种方式令涉案发明创造在国外公开。

      吴某多次向A公司要求支付职务发明报酬,但被A公司以该专利属于国外专利为由拒绝。为此,吴某将A公司与B公司共同起诉至广州知识产权法院,请求法院判令被告支付职务发明报酬43万美元。

拒付报酬引发纠纷

      法院审理查明,A公司成立于1999年7月28日,1999年至2006年,吴某在A公司任职期间,完成了涉案发明创造。2003年12月5日,吴某与B公司签订专利申请权转让书,将涉案发明在国外与发明有关的权益转让给B公司。同年12月9日,B公司就涉案发明在国外提交专利申请,并于2007年5月8日获得授权,发明人为吴某。

      随后,B公司委托A公司在国内制造、生产相专利产品,然后再由A公司全部出口至国外,后由B公司进行销售。

      吴某认为,根据我国专利法实施细则等相关规定,A公司通过实施涉案发明生产了相关产品并获利,因此需要支付相关报酬给自己。在同A公司多次沟通被拒绝后,吴某将A公司与B公司起诉至法院,并根据其对生产、出口的相关产品数量、在境外销售价格以及我国门窗五金行业的平均利润水平等因素,向二被告索赔43万美元。

A公司辩称
      首先,涉案专利为国外专利,应适用国外专利法而非我国专利法及专利法实施细则中对职务发明创造奖励和报酬的规定。根据国外专利法,专利申请权属于发明人,因而没有职务发明创造的发明人报酬的相关规定;B公司与吴某已签订了专利申请权转让书,吴某再主张职务发明报酬没有依据。

       其次,由于吴某在签署专利申请权转让书时,已知道专利存在,却直至起诉前才主张职务发明报酬,因此吴某主张的2014年8月30日(起诉之日倒推两年)以前的职务发明报酬已超过诉讼时效。

      再次,即使吴某有权主张职务发明报酬,其主张的报酬金额也没有充分依据,A公司已向其足额支付了相应的报酬等。

B公司辩称
       首先,吴某不是其员工,不能主张职务发明报酬。其次,每个国家的专利制度相互独立,涉案专利为国外专利,应适用国外专利法而非我国专利法等。

法院判决支付30万元

      广州知识产权法院经审理认为,该案的争议焦点是该案审理是否适用我国法律;吴某是否有权向二被告主张职务发明报酬;如吴某有权请求支付职务发明报酬,其数额如何计算等。

能否适用我国法律?

      广州知识产权法院经审理认为,该案中,涉案专利属于吴某在A公司工作期间在我国所完成的职务发明创造,虽然由于专利申请权转让导致出现B公司在国外提交专利申请获得授权而未在中国获得授权的情形,但B公司其后又委托A公司在国内生产专利产品并出口国外并进行销售;

      A公司在我国依然可以根据B公司的委托实施涉案发明创造生产专利产品从而获得实际利益,达到其将发明人作出重要贡献的涉案发明创造在我国提交专利申请后实施获利的相同效果。

       因此,若以涉案专利属于国外专利为由认定不应适用我国法律关于职务发明报酬的规定,对于发明人而言显失公平,也纵容了用人单位此种实际获利同时规避支付发明人报酬的行为。因此,法院认为,该案审理应当适用我国法律。

发明人是否有权主张报酬

      法院经审理认为,涉案发明创造的专利申请权转让书仅能证明B公司在国外提交专利申请具有合法的权利来源,不能证明吴某已作出放弃向A公司主张发明人报酬的意思表示,且B公司也没有证据证明其针对该次专利申请权转让支付任何对价,因此,吴某有权向A公司主张发明人报酬。不过,由于B公司与吴某之间不存在劳动雇佣关系,法院对吴某以职务发明人报酬的法律关系对B公司主张的诉讼请求,不予支持。

      最终,法院结合涉案发明专利的有效期、吴某主张的是一次性报酬等实际情况,酌情判定A公司支付吴某发明人报酬30万元人民币。

      此类纠纷在司法实践中非常少见,在业内人士看来,该案判决在法律适用上既准确把握了发明人报酬相关规定的立法本意,指出发明创造与发明专利权应有所区别,发明人报酬的立足点在于发明人在中国境内完成职务发明创造且用人单位通过实施职务发明创造获利,又在其法律适用的外延上进行了创新,使发明人报酬规定的适用范围涵盖了国内完成职务发明创造后到国外提交专利申请的情形。

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