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技术交底书在「三种不同情况」下审查意见答复阶段的作用是什么?

返回列表 来源: IPRDaily 发布日期: 2018.05.14
       审查意见答复过程中,如果遇到对比文件公开的技术方案或技术特征与本申请权利要求相似,难以确定修改方向时,通过技术交底书能够明确本申请最为基础和重要的发明构思,对权利要求进行有效的突出本申请发明点的修改具有重要帮助。

       作为一名专利代理人,日常工作中最主要的作业内容之一是新申请文件的撰写,专利代理人撰写申请文件的重要依据通常为技术交底书。

       技术交底书是发明人表达其发明创造的最直接的技术材料,代理人在阅读技术交底书时不仅要细心认真,还要反复思考琢磨,力求理解透彻,把握核心发明思想以及技术细节,与发明人的沟通也基本围绕技术交底书的内容展开。

      可见,做好技术交底书的研读工作是撰写高质量申请文件的基础。在整个撰写作业过程中,阅读技术交底书通常会花费代理人相当一大部分时间。

      审查意见答复也是代理人的重要工作内容之一。笔者发现,很多代理人在进行审查意见答复时,通常不会花费时间来阅读技术交底书,而是直接基于申请文件进行答复。

      笔者认为,这种作业方式可能会节省一部分作业时间,加快作业效率,但是,对于针对新颖性或创造性问题的审查意见答复来说,也可能会得不偿失。

      一件申请文件的审查意见答复者通常可划分为三类角色,第一类是申请文件的撰写者本人,第二类是独立作业的其他代理人(非撰写者),第三类是代理人助理(新人)。

      下面针对这三类情况分别探讨审查意见答复阶段阅读技术交底书的作用及重要性。

       第一种情况,审查意见答复者是申请文件的撰写者本人。

      对于发明的申请文件来说,审查周期一般较长,收到第一次审查意见通知书时往往距离文件撰写时间已经过去一年多,甚至更长。代理人在这一年多的时间里,可能已撰写了几十篇申请文件,对于当前的申请文件的技术方案难免会淡忘。

      为了更好的保护发明人的发明构思,争取更大的保护范围,代理人往往会尽可能的挖掘和扩展,技术交底书中的很多技术特征可能会采取上位的撰写方式,因此会产生很多并列的技术方案,单从申请文件中找出发明人最初也是最想要保护的技术方案就不是一件很容易的事情,尤其是当申请文件的撰写质量不够高,重点不突出时,难度更大。

      若在进行答复之前,代理人先阅读了当初的技术交底书,那么就能够很快回忆起本申请的核心发明思想以及发明人提供的较佳的实施方案。

      存档的技术交底书中,一般会记录代理人与发明人的沟通过程,通过阅读沟通记录,也能够帮助代理人快速理清申请文件的撰写脉络,回忆起权利要求的架构以及撰写时为了应对审查意见答复所提前布置的内容。

      在阅读了技术交底书和沟通记录后,代理人能够做到核心思想心中有数,撰写脉络了如指掌,在遇到审查意见评述内容不够合理的情况时,能够进行更有力的争辩,而在遇到需要对申请文件进行修改的情况时,也能够快速找到独立权利要求的合理的修改方向,从而提高答复质量和答复效率。

      第二种情况,审查意见答复者是申请文件撰写者之外的独立代理人。

      同样的,由于审查周期较长,代理所在收到第一次审查意见通知书时,原来的撰写者可能已离职或者转去其他部门等,这时就需要分配其他代理人进行答复,一般会分配给独立代理人。

      客户还可能会变更代理所,这样,答复者也不会是撰写者本人。对于独立代理人来说,已经积累了一定的撰写经验,对于申请文件的理解一般会比较到位。

      笔者认为,阅读技术交底书会达到事半功倍的效果,尤其是申请文件的撰写质量不够高的情况。如第一种情况中所提到的,申请文件中除了包含发明人最想要保护的核心方案外,还包括撰写者拓展出来的其他技术方案,面对一篇陌生的申请文件,快速挑选出核心方案并不容易。

      由于撰写者的撰写水平参差不齐,难以保证每篇申请文件都能够做到布局合理及重点突出,甚至可能出现技术理解出现偏差的情况。

       笔者曾遇到过一件转所的申请文件,对比文件影响权利要求书中全部技术方案的创造性,若代理人还未仔细研究说明书内容,那么对答复信心会造成很大的影响。

       笔者经过阅读技术交底书,很快发现撰写者对发明点的把握并不准确,其最核心的发明点竟然未布局在权利要求中,仅将技术交底书中的优选方案复制粘贴到说明书的末尾,若未事先阅读技术交底书,可能发现这一修改方向需要花费更多的时间。

       通过阅读技术交底书中的沟通记录,也能够帮助代理人快速理清申请文件的撰写脉络,理解权利要求的架构以及推测出撰写者为应对审查意见答复所提前布置的部分。

       很多申请文件撰写得可能会比较晦涩,不利于快速正确理解技术方案,而技术交底书是发明人撰写的方便代理人阅读的技术材料,语言更加自然生动,方便代理人快速理解技术方案。

       对于软件类申请文件来说,经常采用省略执行主体的撰写方式,而执行主体的不同可能会造成技术方案的截然不同,尤其是对于喜欢先阅读或只阅读权利要求书,就急于与对比文件的内容进行比对的代理人来说,也可能造成技术理解的偏差,那么阅读技术交底书就能够很好地避免这种理解偏差情况的发生。

       当然,独立代理人的从业年限往往相差较多,笔者认为,对于执业3年以内的代理人来说,阅读技术交底书的意义可能更大一些。

第三种情况,审查意见答复者是代理新人。在答复审查意见的过程中,往往能够发现一些申请文件的撰写问题,也能够对三步法有更直观及深刻的感受,很多代理所会让新人通过答复审查意见来学习撰写技巧,帮助新人快速入门。

       笔者发现,很多新人仅仅是为了答复而答复,并不会找到最初的技术交底书进行阅读,这样,学习效果并不理想。笔者认为,对于新人来说,阅读技术交底书不仅能够帮助新人理解技术方案,还能够帮助新人学习撰写者的撰写技巧。

        在阅读技术交底书后,可以先尝试对技术方案进行理解,然后思考还需要与发明人沟通哪些内容,通过阅读沟通记录来核实自己是否考虑周全,对于仍不能理解的地方,可以与撰写者或发明人进一步沟通。随后,在理解清楚技术方案后,思考若是自己撰写,应该如何布局权利要求书,说明书应该如何撰写,最后再阅读申请文件,这样能够更好地学习撰写者的撰写技巧,帮助新人快速提高。

        综上,本文针对上述三种情况分别探讨了在审查意见答复阶段阅读技术交底书的作用以及重要性,纯属个人见解,若有不当之处,请业内资深人士海涵、斧正!

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