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如何答复“违反法律、社会公德或者妨害公共利益”专利审查意见?

返回列表 来源: 百家号 发布日期: 2018.10.26
      专利法第五条第一款规定,对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造,不授予专利权。

      由于下达第五条第一款审查意见的专利申请文件较少,公开的网站上很少见到对第五条第一款相关答复的讨论,目前也没有公认的较好的答复方案。此文以笔者根据以往的答复经验总结的一些答复建议,希望能够对需要答复五条一款的发明人或专利代理从业人员以参考。

      通常在五条一款的审查意见中,审查员会阐述申请文件不符合专利法第五条第一款的原因,原因一般有三,一是违反法律,二是违反社会公德,三是妨害公共利益。

       首先,需要确定本申请文件是因为其中哪个或哪几个原因导致的,不符合专利法五条一款的规定。然后,尽量修改申请文件的权利要求书,以使其避免落入专利法五条一款规定的不授予专利权的范围。需要注意的是,对权利要求的修改要符合专利法第三十三条的规定。

      在权利要求修改完成后,可以首先阐述,修改后的权利要求不属于以上三个原因中任何一个的理由,即阐述修改后的权利要求1记载的技术方案本身,既不违反法律、又不违反社会公德、并且不妨害公共利益的理由。在理由阐述过程中,尤其可以注意,对审查意见中出现的“必然”一词进行反驳。例如,审查意见中可能会出现“本申请实施必然会对......造成危害,用户的公共利益必然会受到损害”之类的措辞,一旦出现“必然”一词,此处就很可能存在可以反驳的关键点,发明人可以根据实际的技术方案灵活应对。

      其次,在答复过程中,参考审查指南的规定进行答复,会是一个有力的争辩点。

     《专利审查指南》第二部分第一章第3.1.3节中明确规定了“如果发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益的,或者发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点的,不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权。”

      关于此条规定可以以枪支为例进行说明,如果由某些个人或组织机构出于非法目的滥用枪支,显然必然会造成妨害公共利益的结果,但是枪支本身仍旧是可以寻求专利保护的,并且枪支生产已经在商业上进行了实施。因此,在对五条一款进行答复时,可以类比枪支的概念,提出如果有个人或组织机构,出于非法目的滥用本申请提供的方法或装置,的确可能造成妨害公共利益的结果。但是在这种情况下,违反法律和社会公德、妨害公共利益的,是滥用本申请方案的个人或组织机构,而不是本专利申请本身。审查员将“必然会对正常秩序和安全造成危害”的主体推定为本申请的技术方案是不合理的。同时尽可能阐述本申请技术方案带来的产生积极效果,从而令审查员不能以“妨害公共利益”为理由拒绝授予专利权。

       以上为笔者对专利法第五条第一款答复的理解和建议,其中或有理解不当之处,还请斧正交流。


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