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“偷走”专利技术并“洗白”,专利证书上的发明人可能不是实际发明人

返回列表 来源: 发布日期: 2018.06.06
      专利法所称的发明人或设计人,是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。专利权利证书所记载的发明人仅是名义上的发明人,并不具有证明实际发明人的当然效力。

基本案情

       原告伟思公司是一家知名医疗器械公司,第三人史某某、杨某某、周某均为原告的员工,负责相关的研发工作。然而,在关键技术取得突破性进展时史某某等人却瞒而不报,合谋将涉案专利技术据为己有并以此牟利。

      2013年1月16日,被告麦澜德公司登记成立,其股东中有杨某某、周某的近亲属。后史某某、杨某某、周某相继从原告离职跳槽至被告,并分别在被告担任副总经理、总经理和售后经理之职。

      2012年11月5日,第三人杨某申请了名称为“一种阴道电极”的发明专利,即涉案专利。2013年9月13日,涉案专利申请人变更为被告,2014年4月16日,该专利获得授权并公告,专利权利证书上记载发明人为杨某,权利人为被告麦澜德公司。

     庭审中,杨某自称是相关领域的专家,涉案专利是其自己研发的智力成果。为查明涉案专利的实际发明人,法院要求杨某当庭绘制涉案专利设计图,杨某的绘制图粗糙简单,无法达到相关领域专业要求和能力。

      法庭还发放了提前准备好的“考卷”,要求各方保持一定距离同时独立作答。“考卷”上设置了涉案专利研发、申请的过程、相关资料、设备的利用、具体技术的参数及实现细节等问题,面对出其不意的“庭审考试”,杨某等人无法相互交换陈述的信息,当“考卷”收上来后真伪原形毕露,自称实际发明人的杨某对涉案专利的尺寸、参数、国家标准等基本问题均回答错误。

法院认为

       法院经审理认为,虽然形式上杨某在涉案专利文件上被记载为发明人,但专利权利证书上记载的发明人并非就是客观真实的专利实际发明人。经审理查明,杨某并不具备涉案专利研发的工作经验、知识储备和相关能力,其对于涉案专利研发、申请过程的陈述与事实不符或自相矛盾,因此,可以确认杨某并非涉案专利的实际发明人。

      《中华人民共和国专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造,职务发明创造申请专利的权利属于该单位。本案中,原告为涉案专利项目投入了大量的人力、资金和设备,积累了相关的实验数据、设计方案、产品标准、生产工艺,史某某等人在完成原告交办的本职工作过程中,利用原告提供的技术、信息、资金、设备等条件实际研发了涉案专利技术,因此,涉案专利系职务发明,权利应归原告所有。

      据此判决:确认涉案发明专利的实际发明人为史某某、杨某某、周某,确认杨某不是该专利的实际发明人;涉案发明专利的专利权归原告所有。

法官说法:本案主审法官 柯胥宁

       本案系涉及职务发明认定的专利权权属纠纷。关于职务发明,根据《中华人民共和国专利法》第六条规定,执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造,申请专利的权利应当归单位所有。

      本案中,原告的技术人员史某某等人为了规避上述职务发明的法律规定,合谋将原告核心技术据为己有并以此牟利,采取了一系列的“规避动作”掩饰自己的非法行为,增加了侵权行为的隐秘性。史某某、杨某某、周某等人在涉案专利技术研发取得关键性进展时选择瞒而不报,并以第三人杨某的名义“代持”申请涉案专利,取得授权后再将专利转回周某等亲戚注册的公司(本案被告)名下,从而完成了“偷走”专利技术并“洗白”的过程。因被告和名义发明人均与原告没有直接法律关系,故难以直接适用相关法律规定确定专利权归属,给案件审理带来了难度。

      审理过程中,法院从证据规则和事实细节入手,首先排除了专利证书上所记载的、与原单位没有雇佣或委托关系的第三人为实际发明人的可能性;其次,对诉争专利的技术内容与离职员工在原单位的工作内容进行了技术比对,结合专利法关于确认发明人身份和职务发明的相关规定,最终认定诉争专利系离职员工在原单位任职期间为执行原单位的任务而完成的职务发明创造。切实保护了研发企业的合法利益,体现了保护知识产权就是保护创新的司法理念和引导创新主体诚信创业、公平竞争的坚定态度。

专家点评:东南大学法学院教授 胡朝阳


       我国专利法对于专利申请授权采“先申请原则”且专利申请实践中对于专利发明人的填写与登记并未强制性规范,一旦因技术研发人员在项目研发期间或之后离职往往极易造成企业技术秘密及研发成果流失,给创新主体带来极大伤害,不仅可能导致其研发投入成本失去经济回报,还进一步削弱企业后续的科研创新投入积极性。

       该类案件在司法实践中因研发过程的非连续性和智力成果的无形性,导致原告举证维权困难,胜诉比率较低,且该类案件的离职员工往往会采取一系列“规避动作”,以掩饰其非法获取原告专利的行为,增加了侵权行为的隐秘性。

       本案通过当庭发放案情问卷让各方独立作答、责令发明人现场演示设计过程、当庭辨认参考资料图片等,证实了涉案专利实际发明人的身份,确认属于职务发明,切实保护了研发企业的合法权利,显示了司法查明事实中的裁判智慧运用与创新精神。

      企业技术研发实践中往往因缺乏规范完整的项目研发进展记录,又疏于对研发人员保密义务规范甚至竞业限制规定等管理,导致研发技术成果流失留有制度漏洞。

      本案被告相关经营人员通过跳槽另设企业方式,直接将在原企业研发成果申请专利并形成产品生产而投入市场与原告进行同业竞争,不仅极大损害了原告的经济利益,而且也扰乱了市场竞争秩序,倘若不依法有效制止将致营商环境进一步恶化。

      本案判决体现了法院加大知识产权保护力度,切实推进创新驱动发展,助力经济转型升级的决心,保护研发企业的核心竞争力和创新源动力,鼓励和肯定了创新主体的科研投入和创新热情。

     本案入选“2017年中国法院50件典型知识产权案例”,最高人民法院在新闻发布会中就本案指出,“南京中院充分运用日常生活经验,在主张涉案专利为其所发明的杨某当庭演示使用特定软件而其操作技能无法达到绘制涉案专利附图的能力的情况下,结合其他证据,认定杨某不是涉案专利的发明人”。

文章末尾 1640


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